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현대인들은 어디를 가나 쉽게 음악을 접합니다. 특히, 백화점, 카페, 레스토랑, 술집, 피트니스 센터, 호텔 등 사람들이 많이 모이는 장소에 가면 어김없이 틀어놓은 배경음악을 접하게 됩니다. 2012년 영국에서 Vision Critical라는 회사가 레스토랑과 카페 종사자들을 대상으로 수행한 조사에서 응답자의 84%는 배경음악이 고객들에게 더 나은 분위기를 제공한다고 답변하였고, 81%의 응답자는 배경음악이 일하는 직원들의 사기도 고취시킨다고 답변하였습니다. 하지만 매장에서 무심코 틀어놓는 음악이 타인의 저작권을 위반하여 민,형사상 책임을 질 수 있다는 사실을 알면 음악을 트는 것에 좀 더 신중해질 것입니다. 음악을 둘러싼 저작권은 다소 복잡하여 가사(lyric)를 쓴 작사가, 곡(music)을 만든 작곡가, 노래를 부른 가수, 악기를 연주한 연주가, CD 나 MP3형식으로 음악 저장물(sound recording)을 제작한 프로듀서는 각각 독립된 저작권을 가집니다. 또한, 2차적 저작권이라 불리우는 복제권, 공연권, 전송권, 방송권, 전시권, 배포권, 대여권 같은 권리도 존재하는데 저작권자의 허가 없이 음악을 다운로드 해 저장매체에 담는 행위는 복제권, 스트리밍 음악을 허가없이 사용하는 것은 전송권, 음악을 매장에서 임의로 재생하는 것은 공연권을 위반한다고 할 수 있습니다. 본인이 구입한 음악 CD 또는 인터넷에서 합법적으로 돈을 지불하고 다운로드 한 MP3형태의 음악도 저작권자의 허가없이 공공 장소에서 재생하는 것은 저작권법 위반이 되는데 그 이유는 저작권자의 권리에 ‘공중실연’(public performance) 또는 ‘공중통신’(public communication)행위가 포함되기 때문입니다. ‘공중실연’의 범위는 대단히 넓어서 라이브로 해당 음악을 공연하는 것 외에도 상업적인 장소에서 음악을 트는 행위, 예를 들어, 사무실, 호텔, 클럽, 레스토랑, 카페, 가게, 병원, 미용실 등에서 배경음악으로 사용하는 행위를 포함합니다. 관련된 호주 법원의 판례로 은행에서 영업시간 종료 후 11명의 종업원을 대상으로 쓴 발표 자료에 포함된 배경 음악이 저작권자의 허가 없이 사용됐다고 하여 저작권법 위반 판결을 내린 적이 있습니다. 하지만, 결혼식장이나 생일파티에서 사용된 음악은 비록 그런 행사가 호텔에서 이루어졌다고 해도 사적 이용으로 간주되어 자유롭게 사용할 수 있습니다. ‘공중통신’은 저작권의 보호를 받는 음악이 전자적인 방법으로 사용되는 행위를 가리키는 데, 주로 인터넷으로 해당 음악을 업로드하거나 이메일로 전송, 스트리밍(streaming), 웹사이트의 배경음악으로 사용하거나 전화 대기음에 사용하는 행위 등을 포함합니다. 이런 경우 모두 저작권자의 허가없이 무단으로 음악을 사용하면 저작권법 위반에 해당합니다. 일반인이 저작권자를 일일이 찾아내어 저작물 사용과 관련된 동의를 받는 것은 현실적으로 불가능합니다. 따라서 저작권자들이 속해 있는 협회가 저작권자들을 대신해서 라이센스를 허용하고 로열티를 징수한 후 각 저작권자에게 분배하는데, 호주에서는 작사가, 작곡가, 가수 등이 속해있는 APRA(Australasian Performing Right Association)와 레코드 회사 등이 속해있는 PPCA(Phonographic Performance Company of Australia)라는 협회들이 있습니다. 이 두 협회는 산업별로 (예: 레스토랑/카페 카테고리, 호텔/백화점 카테고리 등) 가격표를 가지고 있어 별도의 로열티 협상없이 대부분 정해진 가격을 로열티 명목으로 요구합니다. APRA와 PPCA가 서로 다른 저작권자들을 대변하기 때문에, 구입한 CD를 가게에서 틀기 위해서는 작사/작곡가 등을 대변하는 APRA와 프로듀서를 대변하는 PPCA 양쪽에 로열티를 내야 합니다. 단 저작권법상 예외사항으로 게스트 하우스나 클럽, 자선행사에서 사용할 경우 또는 라디오나 텔레비젼(인터넷 라디오 등은 제외)을 가게에 틀어놓을 경우에는 PPCA의 라이센스는 면제가 되므로 ARPA 라이센스 비용만 지불하면 됩니다. ARPA든 PPCA든 어느 곳에도 로열티를 내지 않고 가게에 음악을 틀고 싶으면 저작권이 없는 음악을 찾아서 틀면 됩니다. 주로 저작권이 만료된 음악을 사용하면 되는데 호주에서의 저작권 존속 기간이 통상 창작자의 생애기간 및 사후 70년임을 감안하여 클래식 음악을 사용하면 안전할 수 있습니다. 그런데 이때도 주의할 점은 모짜르트 음악이 담긴 CD를 제작한 레코딩 회사의 저작권이 아직 만료가 안됐다면 PPCA에는 여전히 로열티를 지불해야 합니다. 전화의 통화대기음으로 음악을 사용하는 것도 저작권자의 허가를 받아야 하는데, 해당 음원이 라디오든, TV든 CD든 관계 없이 모두 APCA나 PPCA의 라이센스를 받아야 합니다. 사용하실려는 음악이 저작권의 보호 대상인지, 어떤 기관을 통해 라이센스를 받아야 하는지 등을 사전에 확인하실 것을 권해드립니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태(H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

25/01/2017
지적재산권법 칼럼

시드니에서 건강식품을 제조하는 A는 3년 전 한국 코엑스에서 열린 세계 식품 박람회에 참석했다가 우연히 한국인 바이어 B를 만났습니다. B는 한국에서 소규모 화장품 유통 사업을 하고 있었는데 호주산 건강식품도 추가로 취급하고 싶다며 A가 호주에서 가져온 샘플에 큰 관심을 보였습니다. 이후 호주로 돌아온 A는 전화와 이메일을 통해 B와 구체적인 수출입 조건에 대해 논의했고, 그 결과 우선 소량으로 5천개 정도의 건강식품을 한국으로 수출하기로 합의했습니다. 한국으로 수출된 A의 건강식품은 예상 외로 불티나게 팔려나가 B는 주문량을 계속 늘려갔고 이렇게 1년 간 A와 B는 소위 누이 좋고 매부 좋은 사업 관계를 유지하였습니다. 그러던 어느날 B는 물건을 수입할 때마다 지불해야 하는 운송료와 통관료가 아깝다며 아예 1년 치 주문할 물건을 한꺼번에 보내달라고 A에게 요구했고, 대신 결제 대금 중 절반은 물건을 팔아서 3개월 내로 보내주겠다고 약속했습니다. B와의 사업 관계에서 어느 정도 신뢰가 쌓였다고 판단한 A는 이 요구를 받아들여 1년치 주문량에 해당되는 물건을 한국으로 한꺼번에 보냈습니다. 그런데, B는 물건을 받고도 3개월이 지난 시점까지 차일피일 이 핑계 저 핑계 대면서 대금 결제를 미뤘습니다. 기다림에 지친 A는 B에게 대금지급을 즉시 완료하지 않으면 법적 조치를 취하겠다고 통보했는데, B는 적반하장 격으로 A가 보낸 상품이 한국에 제때 도착하지 않아 한국 내 소매상에게 납품하는 데 어려움이 있었고 상품 중에 불량이 많아 판매에 차질이 있었다며 오히려 손해 배상을 해 달라고 생떼를 썼습니다. 결국 A는 B를 상대로 소송을 하기로 결심하고 B회사의 소재지이자 보낸 물건의 대부분이 보관되어 있던 인천의 지방법원에서 물품대금 지급 청구소송을 시작하였습니다. A와 B 간의 소송은 A의 승리로 싱겁게 끝났는데 문제는 법원의 판결을 받고 난 후였습니다. 법원은 B에게 체납된 결제대금액에 더해 지급 지연 이자까지 A에게 지불하라고 명령했는데 정작 B는 법원의 명령을 이행할 기미가 없었습니다. 결국 강제 집행 절차를 알아보던 중 A는 B가 이미 본인 재산을 오래 전에 해외로 다 빼돌렸고 한국에는 자신 또는 회사 명의로 된 재산이 거의 없음을 알고 망연자실했습니다. 당연히 B가 한국에서 건실한 유통업체를 운영하고 있을 것이라는 판단에 소송을 했는데 소송 시작 전 B의 재산 조회를 철저히 하지 않았던 것이 화근이었습니다. 그런데, 이때 평소 B와 사이가 좋지 않던 B 회사의 직원 중 한 명이 A에게 귀뜸해주기를 B의 아내와 아이들이 수년 전부터 호주에서 유학 중이라는 것이었습니다. 이 정보를 접한 A는 혹시나 하는 마음에 B명의로 된 재산이 호주 내 있는지 조사를 시작했습니다. 조사 결과 5년 전에 호주로 유학을 떠난 아내와 자식들을 위해 A가 본인과 아내 공동 명의로 시드니 외곽에 집을 구매했던 사실을 찾아냈습니다. 마침 B는 가족들과 휴가를 보내기 위해 시드니에 들어와 체류하고 있었고, A는 변호사의 조력을 얻어 인천지방법원의 판결을 NSW 대법원에 등록하는 절차에 착수했습니다. 법원은 A의 변호사가 제출한 서류를 검토한 후 인천지방법원의 판결을 호주 내 등록해주었고, 이후 A는 이 판결을 근거로 B와 B의 아내 소유의 집을 압류하는 절차에 착수했습니다. A의 압박이 계속되자 B 는 결국 계속 버티지 못하고 A에게 판결 금액 및 이자, 법률 비용까지 모두 지불하겠다고 손을 들었습니다. 이렇듯 소송에서 이겼다고 해도 법원 판결이 내려진 국가에 상대방이 유의미한 재산을 보유하고 있지 않을 경우, 판결 금액을 받아내기가 현실적으로 어려운 경우가 있습니다. 이때 외국법원의 판결을 재산을 은닉한 국가에 등록하여 강제 집행하는 방법이 있습니다. 호주 법원은 많은 국가의 법원 판결을 호주에서 승인, 등록해주는 제도를 실시하고 있는데 그 근거가 되는 법령이 외국판결등록법 (Foreign Judgments Act 1991 (Cth))과 외국판결등록시행령 (Foreign Judgments Regulations 1992 (Cth)) (FJR)입니다. 현재, FJR 상으로는 한국, 프랑스, 독일, 일본 등이 호주에서 판결을 인정해주는 국가이며 미국이나 중국 등은 아직 리스트에 포함되지 않았습니다. 금전적인 판결 외 비 금전적인 판결 (예를 들어, 특정 행위를 유지하라는 명령 등)은 호주 내 등록이 어려우며, 외국 판결은 반드시 최종적 (불가역적) 이어야 합니다. 외국 판결의 호주 법원 등록은 외국 판결일로부터 6년 내 호주 각 주/준주의 대법원(supreme court)에 신청해야 하며 제출 서류가 사안에 따라 상이하고 법원의 판단 기준이 까다로워 반드시 변호사의 조력을 받으실 것을 권해드립니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 141 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

19/10/2017
지적재산권법 칼럼

17억, 45억, 11억, 3억 … 이 숫자들은 2016년 2월 기준의 페이스북 (Facebook) 전세계 월간 이용자 수, 월간 ‘좋아요’ (like)를 누른 횟수, 일일 로그인 수 및 일일 게시되는 사진 수를 각각 나타내는 수치입니다 (Zephoria Digital Marketing의 조사 결과 인용). 이렇게 이용자 수와 포스팅 수, 트래픽이 엄청나게 늘어나는 사이트이다 보니 페이스북을 둘러싼 법적 분쟁도 끊이지 않고 있습니다. 2016년 9월 오스트리아 남부 코린시아 (Corinthia) 지역 잡지인 Die Ganze Woche 에 따르면 아나 메이어 (Anna Maier)라는 가명을 쓴 18세 소녀가 자신의 동의 없이 부모가 본인의 어린 시절 사진 500여장 (용변을 보는 사진, 기저귀를 가는 사진 등 포함)을 페이스북에 올린 것을 문제 삼아 소송을 제기했다고 합니다. 이 소녀는 성인이 된 후 이 사진들을 삭제할 것을 부모에게 요구했으나 거부당했고 이미 700여 회 이상 부모의 페이스북 친구들에게 보여진 후라 소송을 통해 정신적 피해 보상을 요구했다고 합니다. 영국의 텔라그라프 (Telegraph)지에 따르면 보통의 부모는 자신의 자녀가 5세가 될 때까지 평균 1,498개의 사진을 페이스북에 올린다고 합니다. 이 중 85%는 1년 동안 페이스북의 프라이버시 설정을 제대로 리뷰하지 않아 79% 의 부모들이 자신이 올린 사진들을 전혀 모르는 타인이 볼 수 있다는 사실을 자각하지 못한다고 합니다. 이 신문에 따르면 프랑스에서는 이유 여하를 막론하고 (설령 용변을 보는 자녀의 사진을 부모가 재미 삼아 올렸다 해도) 미성년자 나체 사진의 인터넷 상 공개를 엄격하게 금지하고 있기 때문에, 동일한 사건이 프랑스 법정에서 다루어졌다면 해당 부모는 최대 4만5천 유로의 벌금형에 처해질 수 있다고 덧붙였습니다. 이보다 앞서 영국에서는 보복성 포르노의 피해자인 한14세 소녀가 자신의 누드 사진이 인터넷에 떠돈다며 최초 포스팅을 허락한 페이스북을 상대로 소송을 제기했습니다. 이 소녀의 변호인 측은 페이스북이 이미지 자동 인식 기술 (일명 ‘PhotoDNA’)을 보유하고 있기 때문에 문제의 사진이 최초 포스팅 되는 것과 확산되는 것을 막을 수 있었음에도 불구하고 이에 소극적이었다고 주장했습니다. 2014년에는 미국 텍사스에 거주하는 한 여성이 예전 남자친구가 합성하여 만든 이른바 보복성 포르노 사진을 올려 페이스북을 상대로 $123 million의 손해배상 청구 소송을 냈지만 법원에서 기각된 일이 있었습니다. 작년 5월 중국에서는 페이스북 상표 관련 소송 판결이 있었습니다. 중국 광둥성에 본사를 둔 한 음료회사가 2014년 ‘페이스’와 ‘북’이라는 단어를 띄어 쓴 “Face Book”이라는 상표를 출원해서 성공적으로 등록한 일이 있었는데 베이징 고등법원은 페이스북의 주장을 받아들여 이 상표가 중국 내에 잘 알려진 저명한 상표라는 이유로 해당 상표의 등록을 취소했습니다. 아이러니한 점은 페이스북이 중국 내에서 사용이 불허되어 정상적인 경로를 통해서는 사용이 불가능함에도 중국 법원이 중국 내에서 잘 알려진 상표라고 인정했다는 점입니다. 이 판결은 전년도 애플 측이 제기한 가죽케이스 관련 “iPhone” 등록 상표의 취소 소송에서 중국 법원이 무단으로 상표를 선등록한 중국 업체의 손을 들어주어 애플에게 패배를 안겨준 사례와 대비되어, 항간에서는 중국 정부 측과 페이스북 사이에 교감이 있어 조만간 중국 내에서 페이스북 서비스를 허용할 것이 아닌가라는 추측을 불러 일으켰습니다. 페이스북의 사용약관에 따르면 페이스북 측은 타인의 지적재산권을 침해하는 게시물에 매우 엄격한 원칙을 적용합니다. 타인의 저작권이나 상표권 침해 사실 발각시 페이스북 측은 소유자의 동의 없이도 해당 게시물을 삭제하거나 반복된 침해 사례가 발생시 해당 계정을 정지 또는 삭제할 수 있습니다. 내 페이스북 담벼락(Timeline)에 올린 사진의 저작권은 포스팅 한 사람에게 있을까요, 아니면 페이스북에 있을까요? 페이스북의 사용약관에 따르면 페이스북 측은 업로드 된 이미지 또는 영상에 대해 로열티 없는, 이전 가능한, 무료의 통상 실시권 (non-exclusive, transferrable royalty free licence)을 가진다고 되어 있습니다. 즉, 해당 이미지 또는 영상의 저작권은 온전히 포스팅 한 사람에게 내가 올리는 사진과 글을 다른 사람이 검색, 조회, 공유하는 것에 반대급부 없는 포괄적인 허락을 부여한다는 뜻입니다. 물론 사용자는 프라이버시 설정을 통해 공유의 범위를 제한함으로써 이용 제한을 설정할 수 있습니다. 만일 내가 세상을 떠났다면 내 페이스북 페이지는 어떻게 될까요? 페이스북에는 사후 (死後) 계정을 대신 관리해 줄 사람을 지정하는 기능이 있습니다. 사용법은 ‘설정’에서 ‘기념 계정 관리자’ (Legacy Contact)를 선택한 후 페이스북 친구 중 내 개정을 관리해 줄 사람을 선정할 수 있습니다. 기념 계정 관리자를 설정하고 싶지 않으면, ‘계정 삭제’를 선택해 내가 세상을 떠난 뒤 페이스북 계정을 영구히 삭제하도록 만들 수도 있습니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au, Phone. +61 2 9233 1411 김현태(H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

09/02/2017
지적재산권법 칼럼

매년 12월 31일 밤 9시와 자정에는 시드니 항구가 형형 색색의 불꽃으로 물듭니다. 한 해를 보내는 아쉬움과 새해를 맞이하는 벅찬 감정을 안고 세계적인 이벤트를 구경하러 오는 인파로 인해 시드니 항구 주변은 인산인해를 이룹니다. 하버브릿지와 수많은 바지선에서 쏘아올리는 폭죽들은 레이저 쇼와 배경 음악 등이 가미되어 종합 예술화 되었고 규모와 구성면에서 탁월한 시드니의 새해 전야 불꽃놀이는 전세계로 방송 생중계됩니다. 가장 최근 열렸던 2017년 새해 전야의 불꽃놀이는 무려 15개월 동안의 준비 과정을 거쳐 총 7톤 가량의 화약이 사용되었고 약 2만여개의 폭죽이 채 30분이 안된 이벤트에 쏘아올려졌습니다. 1999년12월31일 개최된 시드니 밀레니엄 새해맞이 불꽃놀이는 2000년을 맞이하는 기념으로 매우 성대히 치뤄졌습니다. 이 행사의 주최는 시드니 시티 카운슬 (The City of Sydney) (이하 “카운슬”)이었고 삼백만불 가량의 예산이 소요되었습니다. 카운슬 측은 이 비용 중 일부를 보전하고자Nine Network (채널9)에 불꽃놀이의 영상녹화 및 방송과 관련한 독점권을 주었고 이 대가로 채널9은 카운슬에 사십오만불의 기여금을 냈습니다. 그런데 문제는Australian Broadcasting Corp (ABC) 방송국의 채널2가 시드니 불꽃놀이를 취재해서 전세계로 방송하겠다고 예고한 것에서 시작되었습니다. 당시 영국의 BBC 방송국 주도로 전세계 방송국들은 컨소시엄을 구성하여 세계 주요 도시에서 열리는 새해 맞이 행사를 릴레이식으로 중계하기로 했고 이 컨소시엄에 호주 ABC 방송국이 가입하여 시드니의 새해 맞이 행사인 불꽃놀이를 취재해서 방송하겠다고 한 것입니다. 카운슬로부터 방송 독점권을 부여받은 채널9은 ABC방송국의 저작권 침해가 예상된다며 연방법원에 ABC방송국을 상대로 방송금지가처분 신청을 냈습니다 (Nine Network Australia Pty Ltd v Australian Broadcasting Corp [1999] FCA 1864). 채널9측은 불꽃놀이에 예술적 기교 (artistic craftsmanship)와 드라마틱한 요소 (dramatic work)가 가미되었고 음악을 동반한 짜임새 있는 시각적 구성 (script for the fireworks display accompanied by music)은 그 자체로 저작성이 포함한다고 주장하였습니다. 아울러 시드니 하버브릿지에 설치된 전등들, 조형물, 해양생물체 형상의 그림 (drawings) 등에도 원작성(originality)이 있어 저작권이 존재하므로 이를 저작권자의 허락없이 촬영하고 방송하려는 ABC의 행위는 저작권 침해행위가 되므로 금지시켜야 한다고 주장했습니다. Nine Network의 채널9이 ABC방송국을 상대로 제기한 저작권 침해금지 가처분 신청에서 Hill J 판사는 불꽃놀이가 저작권법에서 규정하는 드라마틱한 작품 (dramatic work)이라는 채널9의 주장에 의구심이 든다면서 다른 이벤트와 결합되지 않은 불꽃놀이 그 자체만으로는 저작권법 제10조1항에서 정의하는 안무 (choreographic) 또는 대사가 없는 쇼, 영화 필름을 위한 시나리오나 대본 등을 대상으로 한 드라마틱한 작품에 포함하지 않는다고 판시했습니다. 또 불꽃놀이를 준비한 주최측에서 미리 화약의 폭발 시점, 위치, 종류 등을 예측해서 구성한다고 하더라도 실제 폭죽이 터지는 과정이 일시적 (transitory)이고 우연성을 띨 수밖에 없어 저작성을 인정하기 어렵다는 것입니다. 더 나아가 설령 불꽃놀이에 저작권이 존재한다고 하더라도 첫째, ABC방송국이 Nine Network와는 달리 공영 방송사라는 점, 둘째 시드니 시티 카운슬과 채널9간 맺은 독점방송계약 내용에 허점이 있다는 점, 셋째 ABC방송국이 해당 방송을 하겠다고 8월부터 예고했음에도 채널9이 연말에 임박하여 소송을 시작한 점, 그리고 마지막으로 채널9의 불꽃놀이 취재 및 방송 목적이 공익을 위한 뉴스 제공에 있으므로 저작권 침해 예외 조항 중 하나인 제42조 (뉴스 목적의 저작물 이용 가능)에 의거 ABC 방송국의 손을 들어 주었습니다. 흥미로운 점은 판결문에서 Hill J 판사가 과연 불꽃놀이가 ‘뉴스’의 영역에 포함되는 지 고심하면서 결국 오락과 유머 그리고 뉴스의 경계가 모호해진 최근의 시류를 인정하여 인포테인먼트 (info-tainment) 목적의 방송도 저작권법 상 뉴스 관련 공정이용 조항을 이용할 수 있다고 한 점입니다. 아울러, 시드니의 새해맞이 불꽃놀이가 호주 전역, 그리고 전세계적인 이벤트임을 인정해서 이를 공영 방송사가 방송하는 것에 공익적인 목적이 있다고 확인한 것입니다. 다만 이 사건은 가처분신청 단계에서 종료되어 본안 소송까지 진행된 것이 아니라 이 판결이 완전하다고 볼 수는 없습니다만 법원의 이런 결정으로 당시 시드니 시티 카운슬로부터 독점 방송권을 허여받는 채널9외 ABC 방송국도 방송을 할 수 있었습니다. 저작권법의 적용을 강화하면 창작자를 보호할 수 있고 국가적으로 창작 행위를 장려하는 효과를 볼 수는 있지만 반대로 독점권 강화로 인해 불이익을 받는 쪽이 생기기 마련입니다. 양날의 검이라 할 수 있습니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

01/06/2017
지적재산권법 칼럼

최근 호주 정부는 국가 생산성위원회 (Productive Commission)의 지적재산권법 개정 권고안에 대한 공식 답변을 발표했는데, 이 내용들 중 눈길을 끄는 것이 실용특허 (Innovation Patent) 제도 폐지 권고를 수용한 것입니다. 호주의 실용특허 제도는 한국에서 과거 시행되었다가 폐지된 실용신안 제도와 유사한 방식으로 출원된 특허를 실질심사 없이 먼저 등록해주는 제도인데 그동안 이 제도의 유용성 등을 둘러싸고 많은 논란이 있었습니다. 2001년도에 도입된 호주의 실용특허 제도는 당초 개인 발명가나 중소기업들의 발명 활동을 장려하기 위해 만들어졌습니다. 일반특허 (Standard Patent)와 달리 실용특허는 심사기간이 매우 짧아 출원 후 약 1개월 내 이뤄지는 방식심사 (formality examination)만 통과하면 특허증을 발급 받을 수 있습니다. 또 특허 출원료가 일반특허에 비해 저렴하고 보호기간도 일반특허의 20년에 비해 8년으로 짧은 것도 특징입니다. 단, 청구항의 개수가 5개로 제한되고 제3자의 권리 침해 발생시 심사인증서 (Certificate of Examination)를 받아야 하는 조건이 붙습니다. 심사인증서는 별도의 심사 청구 후 특허청의 실질심사 (substantive examination)를 통과해야 받을 수 있는데 심사 기준이 일반특허의 그것에 비해 낮아 통과하기가 다소 수월합니다. 생산성위원회의 연구 결과에 따르면, 이 제도의 수혜자로 예상되었던 호주의 개인 및 중소기업 출원인들의 실용특허 이용 건수가 예상보다 저조하고 오히려 외국 기업들의 전략적 이용이 활발했다고 합니다. 중국을 비롯한 여러 국가에서는 자국 기업들의 해외 특허권 획득을 장려하고 세제혜택이나 인센티브를 부여하는데, 호주에서 무심사로 특허등록증을 받을 수 있는 실용특허 제도를 이용해서 많은 수의 해외 특허를 확보하는 방법으로 자국에서 혜택을 받아왔던 것입니다. 또한, 일반특허로 출원한 후 여러개의 실용특허로 분할 출원하는 방법을 통해 권리범위 확장의 극대화를 노리는 기업들도 늘었습니다. 심사기준이 높지 않다보니 심사인증서를 받은 특허를 이용해 권리행사를 할 경우 상대방의 무효화 시도가 매우 어려워진 것을 이용한 것입니다. 아울러 일반인의 경우 일반특허와 실용특허를 구분하기 어렵고, 나아가 실용특허가 심사인증서를 받은 것인지 아닌지도 잘 파악하기 어렵기 때문에 소비자 간 오인, 혼동의 요소가 있었던 점도 실용특허 폐지 주장에 대한 힘을 실어줬습니다. 실용특허가 심사인증서를 받기 위한 심사기준으로 크게 신규성(이미 공개된 기술이나 문헌에 나와있는 발명인지)과 진보성(기존 관련 기술에 비추어 얼마나 진보적인지)이 있는데, 실용특허의 진보성(innovative step)은 일반특허의 진보성(inventive steps)보다 기준이 상대적으로 낮습니다. 그도 그럴 것이 실용특허가 일반특허보다 낮은 수준의 기술들을 법적으로 보호해 주기 위해 고안된 제도인데 실용특허의 진보성 기준이 높으면 일반특허와 큰 차이가 없어질 수도 있기 때문입니다. 2008년에 있었던 Delnorth Pty Ltd v Dura-Post (Aust) Pty Ltd [2008] FCA 1225 사건은 호주 내 실용특허와 관련된 최초의 소송이자 이 사건 후 대기업 및 해외기업들의 실용특허 출원건수가 크게 증가했다는 점에서 매우 의미 깊은 사건입니다. 이 사건에서 Delnorth는 도로 가에 설치되는 안전 막대와 관련된 실용특허를 이용하여 Dura-Post를 상대로 특허 침해를 주장했는데 Dura-Post는 이에 대항하기 위해 Delnorth의 특허를 무효로 해 달라며 연방법원에 제소했지만 패소했고 연이은 항소심 재판에서도 고배를 마셨습니다. 항소심의 Gyles 판사는 실용특허의 발명이 당업자 (person skilled in the art)의 견지에서 기존 기술에 비추어 명백하게 (obvious) 유추할 수 있는 정도라도 그 차이가 어느 정도의 고안성이 있다면 실용특허의 진보성 기준을 충족시킨다고 판시했습니다. 즉 실용특허의 진보성 기준을 학계의 예상치보다 낮게 평가한 법원의 판례이어서 수월하게 심사인증서를 받을 수 있을 것이라는 기대에 해외 대기업들의 실용특허 출원 건수 증가에 계기가 된 것입니다. 한편, 어떤 기업들은 일반특허로 출원한 후 침해 상대의 제품을 평가하여 다수의 실용특허로 분할한 후 공격하는 전략을 택하기도 하는데 아동용 카시트를 만드는 Britax Childcare가 1건의 일반특허와 이 특허에서 분할한 9건의 실용특허를 이용해 Infa-Secure 를 상대로 소송한 사건이 대표적 사례였습니다 (Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [2012] FCA 467). 갑론을박이 있었던 실용특허 제도는 정부의 공식적인 발표에 따라 폐지 수순을 밟고 있고 호주 특허청의 실무 작업과 입법화를 거치는 데로 역사 속으로 사라질 전망입니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

02/11/2017
지적재산권법 칼럼

상표의 가장 큰 기능은 자신과 타인의 상품을 구별하는 식별력, 그리고 상품의 제조자를 파악할 수 있는 출처 표시 기능이라 할 수 있습니다. 기술이 발전하고 아이디어 상품이 쏟아져나오는 요즘과 같은 시기에는 문자, 숫자, 로고 이외에도 제품/서비스의 출처표시 기능을 수행하는 표징들이 분명히 존재합니다. 그 중 하나가 소리(sound) 상표로 특정 멜로디 또는 어떤 가사와의 조합으로 어떤 제품/서비스의 출처표시 기능을 충실히 수행할 수가 있습니다. 소리 상표로 등록된 대표적인 예가 컴퓨터를 처음 켰을 때 들리는 Intel의 효과음, 영화 프로덕션 회사 MGM의 사자 울음 소리 등입니다. 호주의 유명 자동차 유리 수리 업체인 오브라이언社의 ‘O’, ‘O’, ‘O’, “O’Brian’~ 도 소리 상표로 호주에 등록되어 있습니다. 미국에서는 오토바이제조사인 할리데이비슨社가 말발굽 소리를 닮은 배기음 소리를 상표로 출원한 적이 있었는데 경쟁 오토바이 제조사들의 집단 이의신청에 막혀 등록에 실패했습니다. 고정되지 않고 변화하는 움직임을 대상으로 한 동적 (movement) 상표라는 것도 있습니다. 예를 들어 도요타가 등록에 성공한 점프하는 사람을 주제로 한 동적 상표는 한 사람이 팔 다리를 모두 쫙 편 상태로 점프하는 동작의 연속컷으로 이루어져 있습니다. 이 동작은 ‘Oh, What a Feeling’ 이라는 과거 도요타의 TV 광고에서도 사용됐었는데 상표 출원 당시의 endorsement 상에는 “It consists of a boy leaping into the air from a standing start extending his arms and legs out to his sides at the same time while in mid air and forming a star shape.”로 되어 있습니다. 재미있는 것은 도요타의 이 동적 상표 출원 전부터 Jetstar 또한 ‘팔다리를 모두 벌려 점프’ 하는 테마로 대대적인 광고를 하고 있던 터라 Jetstar는 도요타의 상표 등록 저지를 위해 무려 3년여에 걸쳐 이의신청을 통해 공방을 벌였습니다. 양측의 막후 합의가 있었는지 결국 Jetstar는 심결 전에 이의신청을 철회해서 도요타는 동적 상표 등록에 성공했습니다. 입체 상표는 3차원 상에서 구현되는 모양을 보호 대상으로 하고 물품의 종류에 특별히 구애됨이 없이 음료수 병, 치약, 과자, 가방, 장난감 등 다양한 형상을 상표로 등록할 수 있습니다. 단, 지정상품과 관련하여 등록하고자 하는 형상이 시중에서 널리 사용되고 있다고 하면 등록받기는 어렵습니다. 입체 상표는 등록 디자인 (registered design)과 보호 대상에서 겹치는 측면이 있습니다만 등록 요건, 보호 기간, 지정상품과의 관계 등 상이한 점이 있어 각각의 장단점을 검토한 후 적합한 방법을 선택하는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 동일한 입체 형상을 상표와 디자인 두 가지 모두 둘 다 등록하는 경우도 고려해 볼 수 있습니다. 냄새 상표는 1990년대 미국에서 처음으로 인정되어 차차 다른 나라에 적용되었습니다만 여전히 미국과 유럽에서 많이 이용되고 호주에서의 보호는 저조한 실정입니다. 특정 냄새가 어떤 상품이나 서비스의 출처표시 기능으로 작용하기 위해서는 고도의 식별력이 요구됩니다. 앞서 살펴본 소리 또는 동적 상표는 음원이나 동영상 파일 등으로 저장하여 특허청에 제출하면 되지만 냄새 상표의 경우 저장이 어렵기 때문에 정교한 표현으로 서술하는 방법밖에는 없습니다. 현재까지 호주에서 등록에 성공한 유일한 냄새 상표는E-Concierge Australia가 2008년에 골프 Tee와 관련해서 등록한 “Eucalyptus Radiata Scent” 즉 유칼립투스 냄새입니다. 혹시라도 골프장에 가셔서 유칼립투스 냄새가 나는 Tee를 발견하신다면 등록받은 냄새 상표가 적용된 제품일 것입니다. 이밖에 유동(fluid) 상표라고 하여 시시각각 형태가 변화하는 상표도 있습니다. 예를 들어 구글의 검색 화면에 나타나는 “Google”이라는 글자는 종종 특정인의 기념일 또는 국제적 이벤트에 맞추어 변화하도록 디자인 되어 있습니다. 간혹 마우스 커서의 움직임에 맞춰 변화가 생기는 경우도 있습니다. 이런 유동 상표의 경우 상표불사용취소 심판시 변화되는 모든 형상에 대한 증거를 제출해야 하는지 아니면 스틸컷에 해당하는 일부 고정 형상만을 제출해도 사용 증거로 인정되는 지 의견이 분분하여 보호에 있어 불확실성이 존재합니다. 신개념 상표라고 해서 전통적인 상표에 비해 보호 범위가 좁아지거나 권리 행사시 제약이 있는 것은 아닙니다. 오히려 까다로운 심사를 통과해서 등록됐다는 희소성을 마케팅에 사용할 수도 있고 경쟁사의 유사 소리, 냄새, 모양, 움직이는 카툰 등의 사용을 원천 방지 또는 금지시킬 수 있는 장점이 있으므로 상업적 활용가치가 높습니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

20/04/2017
지적재산권법 칼럼

도박과 관련된 서양 속담 중에 “There are two great pleasures in gambling; that of winning and that of losing” 이 있다고 합니다. 즉, 이기는 것과 지는 것 모두가 도박을 통해 얻는 즐거움이라는 말인데, 도박에서 지고도 즐거움을 느낄 수 있으려면 아마도 달관의 경지에 도달했거나 아니면 판돈이 적어서 잃는 셈 치고 재미삼아 도박한 경우일 것입니다. 호주에서 도박으로 성공한 유명한 마권업자이면서 스포츠 도박 업계의 2위 업체 Centrebet Group의 CEO를 지냈던 Con Kafataris는 도박 사업을 통해 큰 돈을 벌었지만 정작 자신의 전문 분야인 도박 관련 발명 소송에서 두 차례나 패해 큰 비용을 지불해야 했습니다. 지난 해 Full Federal Court까지 갔었던 Kafataris v Davis [2016] FCAFC 134 의 케이스는 카드 게임과 관련된 발명을 주제로 다루고 있습니다. 2013년 Cory Davis라는 사람이 가출원한 특허 발명은 카드게임을 하면서 부가적으로 바카렛 (baccarat)에 베팅을 할 수 있는 게임 방법에 관한 것이었습니다. Kafataris의 주장에 따르면 이후 Davis의 요청에 따라 게임 컨설턴트로서 이 발명에 대한 조언을 제공해줬고, 결과적으로 Kafataris의 아이디어를 덧붙여 바카렛 뿐만 아니라 블랙잭 (blackjack)에도 부가적으로 베팅할 수 있는 카드게임 방법으로 국제 특허 출원이 되었다고 합니다. Kafataris는 본인의 조언 덕분에 이 발명이 모든 카지노 테이블 게임에 적용될 수 있게 되었다며 자기를 공동 발명자 (co-inventor)로 등재해달라고 요청했지만 거부당했고 소송을 제기했습니다. 1심 재판에서 판사는Kafataris가 Davis 와 상업적 관계 (commercial relationship)에 있었고 발명의 완성에 있어 일정부분 기여한 바가 있다고 인정했지만, 그 기여의 정도가 본질적, 유형적, 정성적 (material, tangible and qualitative)인 수준에는 미치지는 못했다며 Kafataris의 주장을 기각했습니다. Kafataris는 이 판결에 불복해서 appeal했지만 Full Federal Court도 1심 판결을 인용하면서 발명의 개념이 본질적으로 변경된 것이 없어 보이며, 바카렛이라는 옵션에 블랙잭이 추가된 것은 대체적 수단의 부가일 뿐 전혀 새로울 것이 없다고 판시했습니다. Kafataris는 컨설턴트로서 어떤 급부를 받았을지언정 결국 이 특허에 대해서는 아무런 권리 주장을 할 수 없게 된 것입니다. 부동산의 경우 공동 소유권의 종류가 크게 joint tenancy와 tenancy in common으로 나누어지는 반면 지적재산권의 공동 소유는 좀 더 복잡한 양상이 있어 권리의 자가 실시, 매각, 상업화, 라이센싱 등 관련 파생적 이슈를 고려해야 합니다. 호주 특허나 디자인의 경우 공동 소유권자 중 일인은 상대의 동의없이도 해당 발명이나 디자인을 자유롭게 이용할 수 있습니다. 단, 독점적이든 통상적이든 라이센스 종류와 무관하게 제3자에게 라이센스를 허여하기 위해서는 반드시 공동 소유권자의 동의가 필요합니다. 미국의 특허법은 이 점에서 호주와 다른데 미국에서는 독점적 라이센스 (exclusive licence) 허여시에만 동의가 필요하고 통상적 라이센스에는 동의를 구하지 않아도 됩니다. 상표의 경우 요건이 더욱 엄격한데 공동 소유권자 중 일인은 단독으로 상표 사용을 할 수 없고 반드시 공동 소유권자 모두를 대리해서만 상표 사용이 가능합니다. 저작권과 관련해서는 각 공동 소유권자들은 모두 같은 비율만큼의 소유권을 보유하지만 다른 소유권자의 동의 없이는 임의로 저작물을 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 책을 공동으로 집필했을 경우 다른 공동 저작권자의 동의 없이 해당 책을 복제하거나 사본을 전송하는 등의 행위를 할 수 없습니다. 라이센스를 허여할 때마다 일일이 다른 공동 소유권자의 동의를 받는 것이 번거로우면 공동 소유권자 중 일인에게 권리를 위임하는 계약을 체결하고 당사자 간 별도의 계약을 맺어 각 상황별 합의 사항을 정해놓는 방법도 있습니다. 또한, 공동 소유권자들 사이에 해당 권리의 등록을 위한 출원, 등록 후 관리 등의 업무를 누가 주축이 되어 수행할지, 권리 침해 발생시 누구의 비용으로 어떻게 대응할 지 등을 미리 합의하여 서면으로 기록을 남겨두는 것이 중요합니다. 서두에 살펴 본 Kafaritas의 케이스에서 볼 수 있듯 누군가에게 발명에 대해 조언을 줄 때는 그 의도가 컨설턴트의 자격인지, 아니면 순수한 목적의 조언인지, 공동 발명자 (co-inventor)로 등재될 것을 기대하면서 제공된 조언인지를 사전에 명확이 규정, 합의하여 향후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 예방하는 것이 중요합니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

10/08/2017
지적재산권법 칼럼

2015년 6월 22일 호주 의회는 Copyright Amendment (Online Infringement) Act 2015를 제정해서 Copyright Act 1968 상에 새로운 조항인 제115A조를 신설, 저작권을 침해하는 해외 웹사이트를 호주에서 접속할 수 없도록 차단조치 하는 법적 근거를 마련했습니다. 이전까지는 저작권 침해 사례가 있어도 해당 웹사이트가 해외에 서버를 두고 있거나 자료를 여러 나라에 분산 저장할 경우, 법원의 판결을 받고도 집행에 어려움이 있었습니다. 신설된 제115A조에 따르면 이런 사각 지대를 개선하고자 저작권자가 법원에 가처분 신청(injunction)을 해서 받아들여지면 통신서비스 제공자(예를 들어, Telstra, iiNet 등)로 하여금 호주 내에서 해당 웹사이트로 접속하는 트랙픽을 원천 차단할 수 있게 한 것입니다. 이 제115A조에 근거해서 해외 웹사이트로의 접속 차단 명령을 받아내려면 크게 세 가지 조건을 만족시켜야 합니다. 첫째, 가처분 신청의 피신청인, 즉 특정 통신서비스 제공자가 신청 대상의 웹사이트로의 온라인 접속을 제공하는 당사자일 것, 둘째, 당 웹사이트가 신청인의 저작권을 침해하거나 침해를 조장하는 행위를 하고 있을 것, 셋째, 당 웹사이트의 주 운영 목적이 저작권 침해 또는 침해 조장에 있을 것 입니다. 저작권의 보호를 받는 파일을 토렌트 파일 (torrent file) 형식으로 업로드 하거나 다운로드 할 수 있게 만든 사이트, 또는 저작권을 침해하는 콘텐츠로 연결될 수 있는 링크를 담고 있는 경우에 위 두번째 조건인 저작권 침해 또는 침해 조장 사이트로 간주됩니다. 세번째 조건인 ‘당 웹사이트의 주 운영 목적이 저작권 침해 또는 침해 조장’이라는 부분이 가장 입증하기 어려운 부분인데, 단순히 웹사이트 내 아주 적은 비율의 저작권 침해물이 있는 경우나 간접적 또는 의도치 않게 저작권 침해물이 담겨있는 사이트의 경우, 이 조건에 해당되지 않습니다. 즉, YouTube나 Wikipedia와 같은 사이트에 설령 일부 저작권 침해물이 포함되어 있다 하더라도 이 사이트들의 주 목적이 저작권 침해 또는 침해 조장에 있다고 보기 어렵기 때문에 제115A조에 의거 이런 사이트로의 접속 차단 명령을 받아내기가 어렵습니다. 제115A조를 근거로 해외 웹사이트로의 접속 차단을 요청한 첫번째 케이스가 2016년에 있었던 Roadshow Films Pty Ltd v Telstra Corporation Ltd [2016] FCA 150사건 입니다. 이 사건에서 Roadshow Films과 여러 저작권자들은 영화와 TV프로그램들을 스트리밍 형식으로 서비스하는 해외 웹사이트인 ‘SolarMovie’ 로의 접속을 차단해 달라며 Telstra, Optus, TPG, iiNet 등를 상대로 법원에 접속 차단 가처분 신청을 냈습니다. Foxtel 측도 함께 가처분 신청을 청구해서 해외 토렌트 파일 공유 사이트인 ‘Pirate Bay’, ‘Torrentz’, ‘isoHunt’, ‘TorrentHoud’로의 접속 차단을 요청했습니다. 이 두 사건들은 법원에서 동시에 다루어졌고 결과적으로 가처분 신청이 받아들여졌습니다. 법원은 거론된 해외 웹사이트들을 호주에서 접속할 수 없도록 차단하라며 Telstra, Optus, TPG, iiNet 등에 명령했습니다. 이 판결에서 법원은 이들에게 가용한 모든 수단을 동원해 접속 차단에 나설 것을 주문했는데, DNS blocking, URL blocking, IP address blocking 등의 방법을 예로 들었습니다. 또한, 차단된 사이트로 접속하는 사람들에게는 ‘접속하려고 하는 웹사이트는 저작권 침해로 인해 접속이 차단되었습니다’ 라는 문구를 전시하라고 덧붙였습니다. 법원은 이 사이트 차단 조치를 3년 동안 지속하라고 명령하고 저작권자의 신청이 있으면 연장이 가능하다고 밝혔습니다. 이 사건에서 흥미로웠던 것은 해당 통신서비스 제공자들이 접속 차단을 하기 위해 소요된 비용을 신청인(저작권자)에게 부담하라고 주장한 것입니다. 법원은 이 요구를 받아들여 신청인이 비용의 일부를 부담하되 차단 대상 사이트 당 Optus 에게는 $1,500, TPG에게는 $50 을 지불하라고 명령했습니다. 하지만 Telstra는 어처구니 없게도 $10,000 정도의 set-up비용이 필요하다며 신청인에게 이 금액을 지불할 것을 요청했으나 법원은 과도하다며 이 요구를 기각했습니다. 호주보다 앞서 영국 및 싱가포르에서도 제115A조와 유사한 저작권법이 시행되었는데, 이로 인해 차단된 사이트들이 악명높은 ‘The Pirate Bay’, ‘isohunt’, ‘Demonoid’ 와 같은 파일 공유 토렌트 사이트들 및 스트리밍 서비스를 제공하는 ‘First Road Sports’를 포함하여 현재까지 약 600여개에 달한다고 합니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

30/11/2017
지적재산권법 칼럼

한국의 분식 프랜차이즈 중에 떡볶이와 튀김 등을 주 메뉴로 하는 ‘아딸’이라는 브랜드가 있습니다. 1970년대 문산에서 튀김가게를 하던 이영식씨의 딸 이현경씨가 아버지의 음식 비법을 전수받아 서울 금호동에 ‘자유시간’이라는 분식집을 차렸고 이 분식집이 소위 대박을 터트리면서 프랜차이즈 사업에 뛰어들었다고 합니다. 본격적인 프랜차이즈 사업은 이현경씨의 남편 이경수씨가 대표로 있던 오투스페이스가 ‘아버지가 튀긴 튀김, 딸이 만든 떡볶이”의 앞글자를 따서 만든 ‘아딸’ 이라는 브랜드로 시작되었습니다. 이후 ‘아딸’ 프랜차이즈 사업은 승승장구해서 오투스페이스는 매출액 1,000억원대의 중견기업으로 성장했으나 2015년 대표 이경수씨가 음식업자와 인테리어 업체로부터 가맹점 공사 및 운영과 관련하여 61억원 상당의 뒷돈을 챙긴 혐의로 구속되면서 (2심에서는 집행유예로 석방) 사업이 휘청거렸습니다. 엎친데 덮친격으로 대표 이경수씨가 부인 이현경씨와 이혼 소송에 휘말리면서 상황이 복잡해졌습니다. ‘아딸’이라는 상표 (복수의 관련 상표들 포함)가 회사 이름이 아닌 이현경씨 개인 이름으로 등록된 상태라 이현경씨가 가맹본부인 오투스페이스 (이경수씨 구속 후 이경수 씨 동생인 이준수씨가 대표)를 상대로 상표권 침해금지청구소송을 냈고 지난 5월25일 서울중앙지방법원은 이현경씨의 손을 들어주었습니다. 앞서 오투스페이스는 이현경씨가 ‘아딸’ 상표의 명의 신탁자에 불과하므로 상표권 등록을 취소해달라고 특허법원에 등록취소 소송을 냈지만 이 청구가 특허법원에서 기각된 이후의 일입니다. 두 차례의 법적 분쟁에서 완승한 이현경씨는 (주)아딸이라는 별도의 회사를 설립하고 전국에 산재한 560개 ‘아딸’ 분식점 가맹점들에게 통지하여 오투스페이스와의 계약을 해지하고 (주)아딸과 새롭게 프랜차이즈 계약을 맺을 것을 종용하고 나섰습니다. 오투스페이스는 이에 대응하기 위해 ‘감탄떡볶이’라는 새로운 브랜드를 만들어 기존 가맹계약을 유지하도록 설득하는 한편 간판 교체 비용 전액 지원을 약속했습니다. 기존의 아딸 가맹점의 입장에서는 계속해서 아딸 상표를 사용하려면 이현경씨의 새로운 회사와 가맹 계약을 해야하고, 반면 오투스페이스와 기존 계약을 이어가려면 아딸 상표를 사용할 수 없으므로 간판을 바꾸고 새로운 브랜드로 영업을 시작해야 할 형편입니다. 세금이나 지배구조 등을 이유로 상표권을 가맹본부 (회사) 명의가 아닌 창업주 또는 회사 대표의 명의로 등록하는 하는 경우가 종종 있는데, 회사와 창업주 사이가 벌어지면 이렇게 ‘아딸’과 같은 사태가 발생할 수 있습니다. 또한, 프랜차이즈 사업을 시작하시는 분들 중 종종 상표는 출원만 해 놓은 상태에서 가맹점 모집에 서둘러 나서는 경우가 많습니다. 프랜차이즈 사업에서 가맹점 수는 사업 성공 여부의 중요한 요소일 수 있습니다만, 가장 중요한 상표권을 확실하게 확보하지 못한 상태에서 확장한 가맹사업은 사상누각이 될 수도 있습니다. 예전에 한국에서 크게 유행한 매운 직화구이 닭요리 전문점 중 하나인 ‘홍초불닭’은 상표권을 확보한 후 가맹점 모집에 나섰음에도 예기치 못한 복병으로 엄청난 시련을 겪었던 사례였습니다. 2003년부터 2005년까지 한국에서 매운 불닭 요리는 전국에 2,000 여개 전문점이 생길 정도로 대유행이었는데, 이 유행의 중심에는 업계 1위였던 (주)홍초원의 ‘홍초불닭’이 있었습니다. 홍초원은 2005년 당시 불과 일년만에 가맹점 160여개를 확보했다고 합니다. 홍초원은 2001년 12월 ‘홍초불닭’이라는 상표를 출원하여 등록받았으나 이보다 이른 2000년 초 강원도의 부원식품이 등록한 ‘불닭’ 상표보다 출원일이 한참 후였습니다. 부원식품은 자신의 상표인 ‘불닭’ 이라는 단어가 포함된 ‘홍초불닭’이 등록되지 말았어야 한다며 상표등록 무효심판을 청구했고 홍초불닭 가맹점들에게도 경고장을 보내 간판을 내리라고 요구했습니다. 대법원까지 갔었던 상표등록 무효소송에서 결국 부원식품이 승리하여 ‘홍초불닭’은 등록 무효가 되었고, 홍초원의 가맹점들은 대체 브랜드인 ‘홍초레드스테이션’으로 간판을 바꿀 수밖에 없었습니다. 흥미로운 것은 이후 홍초원의 반격으로, 자신들의 ‘홍초불닭’ 상표권은 무효가 되었지만 홍초불닭이라는 단어의 사용이 선 등록 상표인 ‘불닭’의 상표권을 침해하는 지 여부에 대해 판단해달라며 소극적 권리범위 확인심판을 제기한 것입니다. 즉, ‘불닭’이라는 상표가 등록될 당시가 아닌 소극적 권리범위 확인심판 제기 당시인 2007년을 기준으로 판단해서 식별력이 있는가 있다면 ‘홍초불닭’이라는 단어가 과연 상표권 침해에 해당하는 지에 대해 판단해달라는 것이었습니다. 이 배경에는 이미 전국에 불닭 전문점들이 우후죽순처럼 생겨나서 너도나도 ‘불닭’ 이라는 이름을 채용한 세태를 반영해달라는 것이었습니다. 이 주장은 특허법원에서 받아들여져서 2007년 시점을 기준으로는 ‘불닭’이 상표로써의 식별력을 상실했다는 판결을 얻어냈고, 이에 홍초원은 ‘홍초불닭’ 상표의 사용금지 가처분 신청을 무효화하기 위한 이의 신청을 해 6년만에 적법하게 ‘홍초불닭’의 사용 재개를 허락받았습니다. 하지만, 이미 불닭 열풍은 가라앉고 연이은 소송으로 엄청난 법적 비용을 지불한 후라 상처뿐인 승리로 막을 내린 셈이 되었습니다. 프랜차이즈 사업에서 지적재산권은 사업 성공과 직결되는 중요한 요소이기 때문에 충분한 사전 조사 및 완벽한 권리 확보에 주의를 기울여야 합니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

15/06/2017
지적재산권법 칼럼

인터넷에 연결된 특정 컴퓨터에 접속하기 위해서는 여러개의 숫자 형태로 구성된 그 컴퓨터의 주소(internet protocol address)를 알고 있어야 합니다. 인터넷 도메인네임 (domain name)은 숫자 형태의 주소 체계를 기억하기 쉽게 문자 형태로 나타낸 것인데 인터넷 주소창에 월드와이드웹을 뜻하는 www와, 또는 와 같은 최상위 도메인 레벨 사이에 위치한 문자들을 나타냅니다. 예를 들어, www.apple.com이나 www.samsung.com 에서의 “apple”과 “Samsung”이란 단어가 도메인네임에 해당합니다. .com이나 .net과 같은 일반 최상위 도메인은 특정 국가나, 기관, 개인/회사의 유무와 무관하게 아무나 처음 등록한 자가 우선권을 가집니다. 한편, 국가별로 할당된 국가 최상위 도메인은 (호주의 경우 .com.au 등, 한국은 .co.kr 등) 최소의 자격 요건을 요구하지만 그리 엄격한 편은 아니라 마찬가지로 먼저 등록한 자가 유리합니다. 2016년 1월 기준 전세계 인터넷 사용자는 34억명에 육박하며 해마다 10%씩 증가한다고 합니다. 전 세계 비지니스의 개수, 브랜드, 상호 등도 덩달아 증가하다 보니 웬만한 도메인네임들은 이미 누군가 선점한 경우가 많습니다. 또한, 처음 등록한 자가 권리를 가지는 특성을 악용해 유명 회사의 이름이나 상표 또는 관용적인 명칭을 수십, 수백개씩 등록한 후 그 이름을 반드시 써야 하는 회사에 비싼 값에 되팔아 폭리를 취하는 사이버 스쿼터들 (cyber squatters)도 활기를 칩니다. 2010년에 페이스북이 fb.com을 $8.5 million에, 2011년에는 애플사가 iCloud.com을 $6 million에 구매한 것이 이런 사례라 할 수 있습니다. 이런 유명한 도메인네임 이외에도 일반적인 도메인네임 조차도 흔히 분쟁의 대상이 되기도 합니다. 가상의 시나리오를 들어 보겠습니다. 중국으로부터 양질의 타일을 수입해서 유통하는 박타일씨는 Park’s Famous Title Warehouse라는 비지니스를 시드니에서 운영하고 있었습니다. 박타일씨의 사업은 승승장구해서 NSW주 외 다른 주에서도 주문이 밀려들었고, 이를 못마땅하게 여긴 경쟁자 배아파씨는 ParksFamousTiles.com.au라는 도메인이 등록 가능한 것을 발견하고 이 도메인을 등록 후 온라인 쇼핑몰을 열어 대대적인 광고를 하였습니다. 박타일씨와 거래했던 고객들은 ParksFamousTiles.com.au라는 배아파씨의 웹사이트가 박타일씨의 웹사이트인 줄 알고 접속해서 온라인 주문을 했다가 형편없는 수준의 제품이 배달되어 오히려 박타일씨에게 컴플레인하는 일이 벌어졌습니다. 자초지종을 파악한 박타일씨는 배아파씨에게 전화를 걸어 왜 같은 이름을 사용하냐며 강력하게 항의했지만 배아파씨는 자기 회사가 맥콰리 Park에 위치했고 타일을 판매하고 있어 Park과 Title이라는 단어를 사용한 것일 뿐 자신은 잘못한 것이 없다고 항변합니다. 덧붙여 배아파씨는 이 도메인이 필요하면 $300,000에 판매할 의사가 있다고 말합니다. 원칙적으로 도메인네임은 공공재이기 때문에 등록에 성공했다 하더라도 반영구적으로 사용할 수 있는 라이센스를 받는 것이지 소유권 (proprietorship)을 주장할 수 있는 것은 아닙니다. 그렇지만, 등록시 관련 policy를 위반한 것이 아니라면 관계 기관이나 법원의 명령을 받기 전까지는 강제로 빼앗아오는 것은 불가능합니다. 위에서 소개한 가상의 시나리오에서 박타일씨는 배아파씨의 부정경쟁 행위에 대해 소비자법에 근거해 ACCC (Australian Competition and Consumer Commission, 호주경쟁소비자위원회)에 호소하거나 연방법원에 제소해서 도메인네임의 반환을 요청할 수 있습니다. 그러나, 절차와 비용이 많이 드는 법원을 통하지 않고도 호주의 도메인 관리기관인 auDA의 도메인분쟁 중재절차 (auDRP)를 통해 배아파씨의 도메인네임을 자신에게 이전해달라고 요구할 수 있습니다. auDRP를 통한 분쟁 해결을 위해 신청자는 우선 auDA에서 승인한 중재기관 중 하나를 골라 complaint를 제출해야 합니다. auDRP 절차는 약식의 재판과도 같아 도메인네임 홀더 (registrant)도 complaint를 받아보고 답변서를 제출할 수 있습니다. 중재기관을 통해 임명된 독립된 패널은 양측의 주장을 고려한 후 결정을 내리는데, 이 결정은 당사자 간 효력을 미칩니다. 따라서, 패널이 해당 도메인을 신청자에게 이전(transfer)하라고 결정하면 해당 도메인을 관리하는 인터넷서비스회사(ISP)는 반드시 이 결정을 이행해야만 합니다. Complaint가 성공하기 위해서는 다음과 같은 기준을 만족시켜야 합니다. 첫째, 도메인네임이 신청자의 개인 이름, 법인명 또는 상표와 동일하거나 기만적으로 유사할 것; 둘째, 도메인네임 홀더가 해당 도메인네임에 권리를 주장할 수 없을 것; 셋째, 도메인네임 홀더가 도메인네임을 부정한 목적으로 등록하였거나 부정한 목적으로 사용했을 것 등입니다. 필자도 여러 도메인네임 분쟁 사건에서 신청인 또는 도메인네임 홀더 측을 대리하거나, 패널의 결정문을 draft한 경험이 있었는데 연방 법원을 통한 구제 절차에 비해 손쉽게 결과를 얻는 것을 목격했습니다. 1999년부터 2016년까지 세계지적재산권기구 (WIPO)의 도메인네임 분쟁 중재센터를 통해 접수된 케이스는 36,000건을 상회합니다. 호주에서도 auDRP를 통한 도메인네임 분쟁조정 사건이 매년 증가하는 추세입니다. 비지니스를 처음 시작하는 분이라면 상표 뿐만 아니라 연관된 도메인네임도 미리 등록해서 분쟁을 미연에 방지할 것을 권해드립니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

13/07/2017
지적재산권법 칼럼

횡성 한우고기, 철원 오대쌀, 성주 참외, 순창 고추장, 상주 곶감, 전주 비빔밥, 이천 도자기, 금산 인삼, 춘천 닭갈비 등등. 한국의 지역 특산물로 널리 알려진 이러한 명칭들은 해당 상품이 특정 지역에서 생산, 재배 또는 가공된 것임을 나타내기 때문에 소비자들은 맛이나 품질이 더 좋을 것으로 기대합니다. 따라서, 같은 값이면 다른 지역에서 생산되는 상품보다 지역 특산물을 선호하고 값이 더 비싸더라도 수긍하기 마련입니다. 그런데 만약 어떤 개인이 특정 지역과 특산물을 묶어 상표로 등록할 수 있다면 어떤 결과가 벌어질까요? 가령 A라는 사람이 ‘횡성 한우고기’라는 단어를 소고기와 관련하여 상표로 등록할 수 있다면 본인 빼고는 아무도 (강원도 횡성의 수많은 한우 농가 포함) 한우고기에 횡성이라는 단어를 쓰지 못하도록 할 것입니다. 이런 것을 방지하기 위해 세계 여러 나라에서는 지리적 표시 보호제도를 운영하여 특정 지명을 상표로 등록하는 것을 금지하거나 엄격한 조건을 두고 있습니다. 이와 관련하여, 한국 특허청의 블로그 ‘특’허청 이야기에서는 “지리적 표시와 지리적 표시 단체표장은 그 자체로 상품의 식별력을 갖고 있어서, 소비자가 믿고 구매할 수 있게 도움을 주고, 생산자에게는 상품의 경쟁력을 확보시켜 도움을 주며, 거기에서 나아가 새로운 지역 브랜드를 구축할 수 있게 하여 지역경제 활성화에 도움을 준다”라고 설명하고 있습니다. 그런데, 지리적 표지로 인정받기 위한 조건 중 해당 품목이 얼마나 우수하고 국내외에 알려져 있어야 하는지, 또한 얼마나 대상 지역과 관계가 있는지, 그리고 해당 지역의 생산자가 조합을 결성해서 해당 명의를 등록하고자 한다면 그 단체의 대표성은 누가 인정해주는지 의문이 생길 수도 있습니다. 지난 5월12일 한국의 특허법원에서는 황해북도 서쪽 끝 도시 “사리원”이라는 지명이 특허법상 상표등록을 금지한 ‘현저한 지리적 명칭’에 해당되지 않아 (주)사리면옥의 등록상표 “사리원” 에 문제가 없다는 결론을 내렸습니다. 이 소송은1992년부터 ‘사리원’이라는 상호를 써왔고 허영만의 만화 “식객’에도 등장했던 ‘사리원 불고기’측과 1951년부터 대전에서 ‘사리원면옥’ 이라는 상호의 냉면집이 맞붙은 사건으로 ‘사리원면옥’이 1996년에 출원해서 등록한 ‘사리원’이라는 상표를 가지고 권리행사를 하면서 촉발했었습니다. 아직 대법원 상급심이 남아 있기는 하지만 현재 상황으로는 사리원불고기의 패소로 어쩔 수 없이 전국 9개 매장에서 “사리원 불고기”라는 간판을 바꿔달 처지에 처했습니다. 호주의 상표법 Trade Marks Act 1995 제41조4항 Note1에 따르면 지리적 표시 (geographical origin)는 원칙적으로 상표로써 식별력을 인정받을 수 없습니다. 즉, Sydney, Gold Coast, NSW처럼 크고 잘 알려진 지역명, 도시명 등은 다른 식별력 있는 표장과 결합하지 않고서는 그 자체만으로 상표 등록이 어렵습니다. 다만, 잘 알려지지 않은 지역명이나 작은 도시명은 그 명칭이 지정상품 또는 서비스와 관련이 없고 소비자의 혼동이 발생하지 않는 경우에 한해 예외적으로 이 조건이 완화될 수도 있습니다. 필자가 대리한 사건 중 주류를 지정상품으로 하여 출원한 Cumberland 라는 상표가 있었습니다. 호주 특허청 심사관은 Cumberland 가 예전 NSW의 행정 구획상 광역 시드니 전체를 아우르는 이름이었고 현재도 시드니 서부 일부 지역을 포함하는 카운슬 명칭 (Cumberland Council)이기 때문에 특정인에게 독점권을 허용해줄 수 없다는 입장이었습니다. 상표법상 합당한 거절의견이었습니다만 당시 제 의뢰인 회사는 Cumberland라는 이름으로 대규모 양조 사업을 시작하려던 참이라 이 상표를 등록하는 것이 매우 절실한 상황이었습니다. 이 거절의견을 극복하기 위해 관련 판례를 샅샅이 검색하고 Cumberland라는 지역명이 유래한 배경 등을 연구 조사해서 이 지역명과 주류 사이에 특별한 상관 관계가 없음을 주장했고 그 결과 가까스로 심사관을 설득하여 Cumberland 라는 상표 등록에 성공한 적이 있습니다. 한편, 지리적 표시와 관련하여 와인은 호주에서 특별하게 취급됩니다. 와인과 관련된 지역명은Wine GI라고 하는 별도의 Register 에서 등록되는데 Australian Grape and Wine Authority Act 2013 (AGWA법) 라는 별도의 법률에 의거 Australian Grape and Wine Authority 라는 기관이 관리합니다. Wine GI의 경우 해당 와인이 특정 지역에서 독특한 생산 방식을 통해 생산되어 어느 정도 수준의 퀄리티나 명성 등을 획득한 것으로 인정될 때 등록이 가능한데 Hunter Valley나 Barossa 등의 지역명이 Wine GI에 해당됩니다. 와인을 포함한 주류의 생산지 표시에 있어 소비자를 오인하거나 혼동하게 하는 라벨 (예를 들어 다른 지역에서 생산되었음에도 Hunter Valley라는 지역명을 쓴 경우)을 사용하는 경우 AGWA법상 offence에 해당되어 벌금형이나 최대 2년의 징역형에 처해질 수도 있습니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

27/07/2017
지적재산권법 칼럼

인터넷 검색창에 ‘형제의 난’이라는 단어를 입력하면 롯데그룹, 현대그룹, 두산그룹 등 재벌 그룹들의 이름이 줄줄이 연관 검색어로 나옵니다. 과거 왕조 시대에 왕위 계승을 둘러싼 왕자들 간의 싸움을 빗댄 말이 근래 들어서도 재벌가 2세, 3세 형제간 경영권 다툼에서 꼭 맞게 쓰이고 있습니다. 옛말에 피는 물보다 진하다는데 돈과 권력 앞에서는 힘을 못쓰나 봅니다. 이번 칼럼에서 살펴볼 금호그룹의 경우도 형제의 난을 겪었는데 상표권을 두고 형제간 소송도 벌이는가 하면 현재 금호타이어의 매각 과정에서도 뜨거운 감자가 되었습니다. 금호타이어, 아시아나항공, 금호석유화학 등 약 28개의 계열사를 가진 금호그룹은 창업주 故 박인천 회장의 타계 후 형제간 지분을 균등하게 갖고 공동경영을 하는 가풍이 있었다고 합니다. 그런데, 제4대 회장으로 취임한 3남 박삼구 회장이 2006년 대우건설, 그리고 2008년 대한통운을 무리하게 인수하는 과정에서 금호석유화학을 맡고 있던 4남 박찬구 회장과 갈등을 빚기 시작했다고 합니다. 두 회사를 인수한 박삼구 회장의 금호아시아나그룹은 국제금융위기와 맞물려 유동성 위기에 처했고 결국 워크아웃을 신청했습니다. 박찬구 회장은 유동성 위기가 금호석유화학으로 옮겨오는 것을 막기 위해 분리경영을 선언했고 금호아시아나그룹의 지주사 격인 금호산업의 지분을 매각한 후 금호석유화학 지분을 사 모았습니다. 이에 격분한 박삼구 회장은 임시이사회를 열어 박찬구 회장을 해임하고 두 형제간 고소, 고발 등 난타전이 시작되었습니다. 비단 호수라는 뜻의 ‘금호’는 창업주 박인천 회장의 호로, 1972년 금호산업의 전신인 금호 실업 시절부터 사용해왔다고 합니다. 이후 상표권은 금호타이어에서 금호산업으로 양도되었고, 2007년 금호아시아나그룹의 금호산업과 금호석유화학의 양대 지주회사로 출범하면서 금호산업과 금호석유화학은 ‘금호’와 소위 윙마크 ‘ > ‘ 의 공동 상표권자로 등록했습니다. 다만, 금호산업이 그룹 전체의 지주사 격으로 상표 사용료를 징수했는데 금호석유화학은 공동소유권자이면서 사용료를 내는 모양새가 이상해서 양사 간 금호 브랜드의 실소유권은 금호산업에 있다는 합의서를 작성했다고 합니다. 박삼구 회장과 박찬구 회장 간 사이가 좋았을 적에는 문제가 없었지만, 형제간 갈등의 골이 깊어지면서 금호석유화학은 금호산업에 상표 사용료 지급을 거절했고 급기야 금호산업은 금호석유화학에 2009년부터 2013년까지 밀린 상표 사용료 261억 원을 지급하라고 소송을 제기했습니다. 이 소송에서 서울중앙지방법원은 원고 패소 판결로 금호석유화학의 손을 들어줬습니다. 재판부는 두 회사 간 명의신탁 약정이 있음을 인정할 수 없고, 두 회사 간 상표권 관련 합의서는 상표사용료 징수 근거를 마련하기 위한 법적 장치에 불과하다며 두 회사의 상표 공동소유권을 인정했습니다. 1심 판결 직후 금호산업이 항소했으나 박삼구 회장과 박찬구 회장의 사이가 화해분위기로 접어들면서 상표권 관련 분쟁은 조정 절차로 전환됐습니다. 한편, 워크아웃에 들어간 금호아시아나그룹의 주채권은행인 산업은행은 그룹의 경영 정상화를 위해 최근 알짜 회사인 금호타이어의 매각을 추진했는데 우선협상자로 중국의 더블스타 타이어가 선정되었습니다. 더블스타 측과 산업은행은 매각 금액 등에 있어서 일찌감치 합의하고도 상표 문제가 발목을 잡는 바람에 인수 협상이 수개월 간 지체되었습니다. 더블스타는 중국에서 통하는 ‘금호’ 브랜드를 사용하고 싶지만, 불확실한 미래를 고려하여 향후 5년간만 금호라는 브랜드를 의무적으로 사용하고 추후 15년간 선택적으로 사용할 수 있게 해달라고 하면서 매출액 대비 0.2%를 로열티로 지급하겠다고 제안했습니다. 문제는 해당 상표권이 금호타이어에 있지 않고 금호산업에 있기 때문에 산업은행은 상표권 이슈를 금호산업의 동의하에 처리해야 한다는 점입니다. 그런데, 박삼구 회장의 금호산업은 상표 의무 사용 기간 최소 20년, 로열티는 매출액 대비 0.5%를 달라고 끈질기게 요구했습니다. 이에 신속한 매각을 원하는 산업은행이 거래를 성사시키기 위해 무리수를 두어 금호산업의 요구를 전격 수용하고 더블스타가 지불해야 하는 로열티 차액을 일시에 보전해주기로 결정했습니다. 이렇게 되면 당초 산업은행이 더블스타로부터 받기로 했던 매각 대금 9,550억 원이 절반으로 줄어드는 반면, 박삼구 회장의 금호산업은 앉은 자리에서 향후 20년간 상표 사용 로열티로 약 3천억 원 (금호타이어 연매출액 3조 기준 가정 시)을 손에 쥐게 될 것이고, 중국의 더블스타는 헐값에 알짜 한국 회사를 인수하게 된 셈입니다. 결국, 손해를 보게 된 건 산업은행인데 기업 간 인수합병에서의 가장 중요한 이슈 중 하나인 상표권 문제를 사전에 확실히 해두지 않아서 이런 난감한 지경까지 온 것 같습니다. 즉, 금호산업이 금호 브랜드의 소유주로서 금호타이어 매수 시도 전 상표권 사용 관련 허용 의사를 밝혔다고 하나 산업은행 측이 구체적인 조건을 타결짓지 않은 채 섣불리 외국 회사와 매각 협상에 나선 탓에 결국 박삼구 회장의 벼랑 끝 ‘상표’ 전술이 통한 셈입니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411 김현태 (H & H Lawyers 변호사/상표변리사) Noel.Kim@hhlaw.com.au

07/09/2017
지적재산권법 칼럼